商标共存协议的考量因素

    本案要旨

    是否允许在后申请注册的商标与在先已注册商标的共存，应当结合案件具体情况，重点考虑以下内容：是否属于相同商品上的相同商标；商标共存协议的内容是否清晰具体；商标标志之间是否存在差异；相关商标的实际使用情况；是否涉及重大公共利益。

    案情

    2011年3月15日，新加坡阁室亚洲私人有限公司向中国国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）提出第9212657号“COURTS”商标（下称申请商标）的注册申请，指定使用在第35类货物展出、电视广告等服务上。2012年10月2日，新加坡阁室亚洲私人有限公司变更为新加坡阁室亚洲有限公司（下称阁室公司）。

    第4981422号“COUTTS”商标（下称引证商标一）的申请注册日为2005年11月4日，于2009年7月7日获准注册，核定使用在第35广告等服务上，专用期限至2019年7月6日，注册人为英国顾资银行公司。

    第801806号“COURTS”商标（下称引证商标二）的申请注册日为1994年3月12日，于1995年12月21日获准注册，核定使用在第35类商业管理和组织咨询等服务上，经续展专用期限至今年12月20日，申请注册人为英国库特兹公共有限公司。

    2011年9月19日，商标局作出商标驳回通知，对申请商标予以驳回。阁室公司不服该决定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）申请复审。2013年8月19日，商标评审委员会作出商评字［2013］第36948号《关于第9212657号“COURTS”商标驳回复审决定书》（下称第36948号决定）认为：申请商标与引证商标一、引证商标二在文字构成、呼叫、含义等方面相近不易区分，构成近似商标；申请商标指定使用的服务与引证商标一、引证商标二核定使用的服务属于类似服务。申请商标与引证商标一、引证商标二共存，容易导致消费者对服务来源产生混淆误认。据此，商标评审委员会决定：申请商标予以驳回。

    阁室公司不服商标评审委员会所作决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

    判决

    北京市第一中级人民法院经审理认为：商标评审委员会的相关认定并无不当，因此，依照1990年10月1日起施行的《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决：维持第36948号决定。

    阁室公司不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。二审期间，阁室公司补充提交了相关证据，其中包括：经公证认证的引证商标一的注册人出具的《共存同意函》及其中文译文，该公司明确表示同意该案申请商标的注册和使用，该公司将不主张申请商标的使用构成侵权，不会采取任何能使申请商标无效的行为；商标局出具的核准引证商标二转让给阁室公司的《商标转让证明》。

    北京市高级人民法院经审理认为，原审判决和第36948号决定并无不当，但基于二审时的实际状况，阁室公司的上诉请求应予支持，据此二审判决：一、撤销原审判决；二、撤销第36948号决定；三、商标评审委员会重新作出决定。

    评析

    对于商标法的定位，实践中一直有两种不同的观点：一种观点强调商标法的立法宗旨不仅仅限于保护商标权利人的利益，同时也要顾及相关公众和消费者的利益，促进市场经济的发展；而另一种观点则认为商标权是一种私权，作为主要以商标和商标权为调整对象的商标法，其着眼点更多的应当是商标权利人的利益，对于商标权之外的其他利益，则应交由其他法律规范予以调整。该问题看似是一个偏于理论的问题，但对商标法角色的定位，在较多案件中影响着裁判的结果，而争议最大的无疑就是在商标授权确权行政案件中，如何对待商标共存协议。自“良子”商标争议案、“UGG”商标申请驳回复审行政案后，人民法院逐渐采纳了当事人提交的商标共存协议，有条件地允许在后申请注册的商标与在先获准注册的商标共存。但是，该案的裁判只是代表了人民法院当时的一种比较主流的做法，与此同时，还有很多案件的裁判并未接纳商标共存协议，这就给商标注册申请人带来了诸多困惑。对于商标共存协议的效力问题，人民法院通常会考虑以下几个因素：

    第一，是否属于相同商品上的相同商标。

    根据我国现行商标法第五条规定：“两个以上的自然人、法人或者其他组织可以共同向商标局申请注册同一商标，共同享有和行使该商标专用权。”如果准许在后的商标注册申请人在相同商品上申请注册与他人在先注册的完全相同的商标标志，其实质是允许两个以上的主体共同享有和行使一个商标标志的专用权，这等于以商标共存协议的形式实质性替代了我国现行商标法已有专门规定的商标共有制度。而且，根据《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPs协议）的相关规定，在同一种商品上的相同商标是推定存在混淆可能性的，我国现行商标法第五十七条第（一）项也规定“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”行为，属于侵犯他人注册商标专用权的行为。因此，在我国现行商标法已就相关制度作出专门规定的情况下，即使在后申请的商标注册人与在先的引证商标的注册人已经就商标注册事宜达成了一致，也应当通过法律设定的途径落实，而不应当再以商标共存协议的形式另行申请注册商标，否则我国现行商标法的相关条文规定将沦为一纸空文。

    第二，商标共存协议的内容是否清晰具体。

    在认可商标权的私权属性、尊重商标权利人的意思表示的基础上，接受商标共存协议的另一个重要前提，就是共存协议的内容必须完整、清晰、准确、具体。我国现行商标法第二十二条第一款规定：“商标注册申请人应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称，提出注册申请。”第二十四条规定：“注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。”第五十六条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”因此，在商标注册过程中，必须将具体的商标标志与具体的商品和服务联系起来，才能确定具体的商标标志上所承载的商标专用权。在将商标共存协议作为商标混淆误认与否判断考虑因素时，也必须具体审查共存协议的内容约定是否清晰具体。如果当事人虽然提交了商标共存协议，但其并未明确指明约定共存的商标标志及其指定使用商品或服务，则不应认为当事人提交了符合要求的商标共存协议。

    第三，商标标志之间是否存在差异。

    从目前的司法实践看，人民法院接受商标共存协议的案例中，诉争商标与引证商标标志之间是存在一定差异的。如在“MAEDA”商标申请驳回复审行政案中，引证商标为“MAZDA”商标；“TITANX”商标申请驳回复审案中，引证商标为“TITAN”商标；“GARRETT”商标申请驳回复审案中，引证商标为“garrettcom”商标；“VINCE”商标申请驳回复审案中，引证商标为“VINCE CAMUTO及图”商标；“M MARTINELLI及图”商标申请驳回复审案中，引证商标为“A.MARINELLI”商标；“Testzym”商标申请驳回复审案中，引证商标为“Tenazym”商标。上述案例反映出，人民法院即使考虑商标共存协议，但在实际操作中还是力图确保相关共存的商标之间存在一定的区别。

    第四，相关商标的实际使用情况。

    在考虑商标共存协议的同时，如果申请注册的商标，或者其注册申请人在先使用的关联商标已经在先使用，涉案的申请商标只是该关联商标的延伸注册，那么，其获准注册的概率就会相应地增大。如在“VINCE”商标申请驳回复审行政案中，二审法院在接受引证商标出具的同意书的同时进一步指出：“早在引证商标二申请注册日前的2003年，文斯公司就在第25类的游泳衣、帽子等商品上申请注册了第3448663号‘文斯’商标，此次注册申请商标是在其原有‘文斯’商标的基础上延伸注册。第3448663号‘文斯’商标与引证商标二实际上已共存多年，这也是该案应当考虑的因素。”因此，除了提交商标共存协议外，如果当事人能够提供相关商标的使用情况，则将有助于商标的获准注册。

    第五，是否涉及重大公共利益。

    在积水医疗株式会社诉商标评审委员会“Testzym”商标申请驳回复审行政案中，引证商标的注册人出具了同意申请商标注册的同意书，虽然二审法院指出：“根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权利人可依自己的意志对其商标权进行处分，商标授权行政机关或者人民法院对此应予尊重，不应不合理地干预。”在涉及重大公共利益的案件中，即使当事人提交了商标共存协议，人民法院仍然有可能会基于对公共利益的维护，而不考虑该共存协议的影响。但对于公共利益的把握，人民法院一般会从严掌握。该案中，对于申请商标在医用诊断制剂、临床或医学实验室诊断试剂、医药制剂、人用药、医用药物商品上的注册申请，二审法院认为：“在无证据表明同意书会对相关消费者利益造成损害，且申请商标与引证商标存在上述差异的基础上，同意书的内容应予尊重。”据此，二审法院判决撤销了一审判决和商标评审委员会被诉决定，判令商标评审委员会重新作出决定。在人用药等商品上尚且如此，其他商品上的相关尺度也可以参照执行。（作者 周波 作者单位 北京市高级人民法院）