“湄南香”阻止“湄南河”注册未果——如何判断商标的显著性与近似性

    深圳市银拓贸易进出口有限公司（下称深圳市银拓公司）在米、面粉等商品上申请注册“湄南河及图”商标，不想被深圳市盛宝粮油供应有限公司（下称深圳市盛宝公司）以申请商标与其在先注册在米、面粉等商品上的引证商标“湄南香”构成近似为由提出异议。在国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商评委）裁定被异议商标不予核准注册后，该案进入行政诉讼阶段。

    日前，随着北京市高级人民法院作出的（2015）高行（知）终字第1647号行政判决，该案尘埃落定，法院二审撤销了一审原判及商评委所作对被异议商标不予核准注册的裁定，并要求商评委重新作出裁定。

    北京市高级人民法院经审理认为，湄南河仅系泰国的一条河流，“湄南河”系河流名称而非地名，“湄南河”也不同于“湄南河流域”，该案并没有证据证明湄南河流域是泰国大米的最主要产区，且湄南河流域并非仅出产大米，将“湄南河”作为商标指定使用在米等商品上，并未直接表明商品的产地特点，其可以起到区分商品来源的作用。

    同时，虽然被异议商标“湄南河及图”与引证商标“湄南香”仅一字之差，但二者从整体上仍具有较为明显的区别，特别是被异议商标的设计引入了泰国元素，而引证商标仅为普通汉字，同时鉴于引证商标尚未大规模使用，而被异议商标已经通过使用形成了较为稳定的市场，相关公众可以将其与引证商标区分开来，从而不易造成混淆误认，因此被异议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。综上，法院作出上述终审判决。

    行家点评：

    马强 君合律师事务所 合伙人：该案涉案诉争商标是“湄南河及图”商标，该商标文字字体及周边有造型设计要素，引证商标则为“湄南香”普通印刷体文字商标，两商标的冲突实际是涉及商标公有属性的私权冲突。笔者认为，应从维护公共利益和保护在先权利两个角度分析该案。对前者而言，应审查系争商标的注册是否会造成对禁止注册要素和描述说明要素的垄断，从而损害公共利益；对后者而言，应合理界定在先商标的保护对象和范围，保护商标的显著部分而排除不应被私权主体垄断的非显著部分。

    第一，“湄南河”词源及关联法条。“湄南河”是泰国一条河流的名称。因其是处于公有领域的地理名称，通常情况下不能为私人所垄断。未经长期实际使用而获得“第二含义”的“湄南河”语词应极易使相关公众联想到地理名称，显著性较低。一审法院与二审法院均认为“湄南河”是河流名称而不是地名，直接排除了适用我国现行商标法第十条所规定“公众知晓的外国地名”的可能。

    第二，系争商标的显著性问题。系争商标“湄南河及图”为文字造型与图形的组合商标，其不同于“湄南河”文字标识，对其作为商标使用在米等第30类商品上是否满足显著性的要求是该案的一个争议焦点。两审法院对此作出的认定并不相同：北京知识产权法院认为在米等商品上使用“湄南河”直接表明了商品的产地，缺乏显著性；北京市高级人民法院则从无法证明湄南河是大米的主要产区为由，认定“湄南河”作为商标使用在米等商品上并未直接表明商品的产地，可以起到区分商品来源的作用。综合两审判决来看，似乎对“湄南河”文字造型与图形未作区分性审查。二审法院认定系争商标未标明商品的产地特点，可以起到区分来源的作用。那么问题随之而来，如果其他主体独创性设计了包含“湄南河”文字并以一个完全不同的造型呈现，是否构成对系争商标的侵权？这一点值得进一步思考。

    第三，商标近似性问题。该案的另一争议焦点是系争商标是否与引证商标构成近似。北京市高级人民法院认为二者在整体上具有明显的区别，并且被异议商标通过使用形成了较为稳定的市场，相关公众可以将被异议商标与引证商标相区分。笔者对此予以认同。需要探明两商标不相近似的原因所在，被异议商标“湄南河及图”和引证商标“湄南香”的构成元素都含有公有领域的地理名称“湄南河”的显著部分“湄南”，所不同的是，后者是“湄南”与“香”的组合，前者则是“湄南河”以独特造型呈现，二者具有明显的差别，消费者从外观上即可区分二者。通过对地理名称进行独特的造型设计或者增加要素等方式而获得注册的商标，不能排斥他人对此公有资源的利用。只要包含了“湄南”以及其他文字、图形等要素的商标，具有不同的显著特征，足以使相关公众辨明不同来源，亦应给予注册。诸如“湄南印象”“湄南美”等不同商标，系争商标和引证商标所有人均无权予以阻止。

    贾宏 浙江楷立律师事务所 知识产权部主任：关于被异议商标是否属于缺乏显著特征的情形。在商标授权确权案件中，审查某标志能否作为商标进行注册，首先要判断该标志是否具有最低限度的显著特征。如果某标志只是或者主要是描述、说明所指定使用商品的质量、功能、用途、产地等特点的，应当认定其不具有显著特征。但如果该标志并非对商品自身属性的直接描述和说明，而只是暗示其指定使用商品的属性或特点，不影响其识别商品来源功能的，应当认定其具有显著特征。此外，还需将申请注册的标志与其指定的商品结合，以能否起到区分商品来源的作用为标准进行考量。

    具体到该案，“湄南河”是泰国境内的一条河流，作为河流名称，“湄南河”并不能当然地指代湄南河流域或泰国某个特定区域，故不能将其视为地名。此外，在该案中并无证据证明湄南河流域是泰国大米的主要产区，或者湄南河流域所产的泰国大米都具有某种特性。因此，虽然被异议商标“湄南河”具有一定的暗示性，但结合其指定使用的大米的商品特性及相关公众的通常认识，不能认为该商标仅直接表示所指定商品的产地或特性。故被异议商标不属于缺乏显著特征不得作为商标注册的情形。

    关于被异议商标“湄南河及图”与引证商标“湄南香”是否构成使用在相同或类似商品上的近似商标。在字形方面，虽然被异议商标与引证商标仅一字只差，但被异议商标字体经过设计后，在整体上与引证商标具有明显区别。在含义方面，被异议商标“湄南河”是泰国境内的河流名称，具有区别于引证商标的固有含义。更重要的是，被异议商标经过使用获得了较高的知名度，使得相关公众能够将被异议商标与引证商标进行区分，不至于对商品来源产生混淆。因此，被异议商标与引证商标未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。
综上所述，北京市高级人民法院以被异议商标“湄南河”与其指定使用的商品结合，以能否起到区分商品来源的作用为标准，作出了正确的认定。该判决对商标授权确权案件中，如何判断某标志是否具有显著特征具有指导意义。