未续展的商标获得保护的要件——评析“太行TAIHANG及图”商标无效行政案

    本案要旨

    注册商标到期未续展，但仍处于连续使用状态，只要其属于在先使用并有一定影响的商标，仍然可以按照“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”获得保护。

    案情

    第186411号“太行及图”商标（下称涉案商标）由山西省晋东南地区太行印刷机器厂（下称太行印刷厂）于1981年6月1日提出申请注册，指定使用商品为第7类印刷机。1983年7月5日获准注册，经续展专用期限至2003年7月4日止。涉案商标专用期满后，商标权人未再进行续展，涉案商标现已因期满未续展被注销。

    太行印刷厂于1996年整体改制为晋城市太行印刷机械有限责任公司（下称太行印刷机械公司），2004年该公司进入破产清算程序。而后天脊集团晋城化工股份有限公司（后于2006年11月1日更名为山西天泽煤化工股份有限公司）对太行印刷机械公司进行了收购重组，成立了晋城市天泽太行机械制造有限公司（下称天泽太行公司）。

    第4385749号“太行TAIHANG及图”商标（下称诉争商标）由李跃进于2004年11月29日提出注册申请，指定使用商品为第7类印刷机器等。2011年诉争商标获准注册，专用期限至2017年6月6日止。

    2013年8月1日，天泽太行公司对诉争商标提出撤销注册申请。其主要理由为：自1983年其涉案商标“太行及图”获准注册以来，从未间断使用“太行牌”商标。李跃进曾在太行印刷机械公司工作长达10年之久，在该公司清算期间，李跃进恶意抢注诉争商标“太行TAIHANG及图”，严重损害了天泽太行公司的合法权益。根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第三十一条、第四十二条第二款的规定，天泽太行公司请求撤销诉争商标的注册。

    国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）经审理认为，天泽太行公司称其与太行印刷机器厂、太行印刷机械公司一直对“太行牌”商标持续使用，但其提交的荣誉证书主要形成于1999年以前。天泽太行公司提交的购销合同无其他相关证据佐证，不能证明实际履行。且根据我国公司法的相关规定，公司在清算期间不得开展与清算无关的经营活动，虽然清算组可以进行必要的民事活动，但该民事活动主要针对清算有关的民事活动及相关的民事诉讼活动。天泽太行公司向商标评审委员会提交的部分购销合同部分形成于清算期间，对该部分证据的真实性，商标评审委员会不予认可。此外，天泽太行公司还向商标评审委员会提交了部分宣传资料及协会证明，该部分证据或晚于争议商标注册申请日，或未显示形成日期。有关购买“太行牌”印刷机的客户证明因证言提供主体与天泽太行公司存在密切关系，其证明力不足。综上，天泽太行公司撤销理由不成立。商标评审委员会裁定：诉争商标的注册予以维持。

    天泽太行公司不服商标评审委员会裁定，提起行政诉讼。

    判决

    一审法院经审理认为，在先注册商标的使用可以视为在其专用权到期后在先未注册商标的使用。商标使用是一个事实行为，在判断商标是否实际使用时，应以该商标在市场上的实际使用状况为依据进行判断。破产清算期间使用商标的经营行为是商标的使用行为。因此，原告天泽太行公司一直在持续使用“太行牌”商标。关于有一定影响的问题，原告天泽太行公司提交了在先未注册商标于1999年以前的部分荣誉证书，证明在先未注册商标在诉争商标申请注册日前获得了一定的荣誉，在同行业内具有一定声誉；还提交了部分宣传资料及协会证明，以及广告费发票及参加行业展会展位费发票或付款凭证，证明了原告对在先未注册商标进行过持续的宣传及推广的事实。因此，原告天泽太行公司提交的证据在该案中能够证明其“太行牌”商标在诉争商标申请注册日前一直持续使用并有一定影响，具有一定知名度。关于主观恶意的判断，一般情况下，商标申请人明知他人在先使用并有一定影响的商标而申请注册，即可推定其具有利用他人商标商誉获利的意图。该案中，李跃进明知在先存在“太行牌”商标，且之前存在使用“太行”字号的不正当竞争行为，因此，李跃进申请注册诉争商标具有抢注他人商标的主观恶意。

    经审理，一审法院判决撤销商标评审委员会被诉决定。商标评审委员会和李跃进不服一审判决提起上诉，二审法院终审判决维持了原判。

    评析

    该案涉及的实体问题是第二次修正的商标法第三十一条后半段“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”适用问题，鉴于我国现行商标法第三十二条与前述条款规定完全一致，因此，该案的审理思路及判断标准在我国现行商标法语境中依然适用。注册商标到期后未续展，如果实际使用并有一定影响的，在满足不正当手段要件的情况下，依然可以受到法律的保护。该案审理的焦点在于破产清算期间的经营性行为是否可以构成商标性使用行为，在诉争商标申请注册日较长时间之前的知名度证据，是否可以作为有一定影响的判断因素以及诉争商标申请人的特殊身份及过往纠纷对于不正当手段的判断影响。

    第一，破产清算期间的使用行为是否可以作为商标性使用行为。该案中，原告天泽太行公司提交的“太行牌”商标在专用权到期后的使用证据均为在其前身破产清算期间的购销合同。根据我国公司法的相关规定，公司在清算期间不得开展与清算无关的经营活动，虽然清算组可以进行必要的民事活动，但该民事活动主要针对清算有关的民事活动及相关的民事诉讼活动，因此，商标评审委员会对使用证据的真实性不予认可。但是关于破产清算期间的商标使用行为的认定不能一概而论，应当针对破产清算期间的使用行为进行具体的判断，如果其使用行为仅仅为清算活动中的内容，不具有标识商品来源的作用，则不应作为商标性使用；如果其使用方式仍然是作为标识商品来源进行使用，从事一定范围内的生产经营活动，则可以认定为商标性使用。

    该案中，根据原告天泽太行公司提交的太印破产清算组（04）破清字第1号会议纪要等证据可知，在破产清算程序中，太行印刷机械公司破产清算组在不影响债权人利益的情况下，有7个分厂可以进行必要的生产经营活动，且其提交的购销合同及客户付款凭证等可以证明2003年至2005年原告天泽太行公司持续销售印刷机械产品的事实，进而能够证明原告天泽太行公司一直在持续使用“太行牌”商标。

    商标使用是一个事实行为，在判断商标是否实际使用时，应以该商标在市场上的实际使用状况为依据进行判断。我国公司法有关清算组行为能力的规定不是判断商标使用与否的当然依据，即不能因为在破产清算期间，清算组的行为超出法律规定而否认商标的使用事实。商标到期未续展，虽然不能获得注册商标专用权的保护，但如果商标权利人没有放弃商标权利的意思表示且持续使用商标，依然应当受到法律的保护。

    第二，“有一定影响”的判断要素。一般而言，对于是否有一定影响的判断应以一定范围的相关公众知晓为判断的标准，通常需要有在先商标在一定范围内的销售量、广告宣传或者获奖等证据进行佐证。但是，对于“有一定影响”的时间范围如何界定，法律并没有给出明确的规定，这就需要结合我国商标法相应条款的立法目的及保护的对象进行综合考虑。

    该案中，原告天泽太行公司提交的关于知名度证据均为1999年以前，涉案商标专用权期限至2003年7月4日，而诉争商标申请注册日为2004年11月29日。商标评审委员会和李跃进提交的在案证据仅能证明在1999年以前涉案商标具有一定影响，在商标丧失专用权后该影响即灭失，因此不能证明在诉争商标申请注册日前仍具有一定影响。根据我国商标法中关于不正当手段抢注条款的立法目的来看，主要是为了禁止他人非法抢注在先使用并有一定影响的商标，如果在诉争商标申请注册日之前较长一段时间的知名度证据能够证明该商标具有一定的影响，且该商标在专用权到期后依然持续使用，那么，该商标上承载的商誉并不能因为商标丧失专用权而灭失。同时，原告还提交了商标到期未续展后部分宣传资料及协会证明，以及广告费发票及参加行业展会展位费发票或付款凭证，证明了原告对该商标进行持续的宣传及推广，对于商标的影响力及商誉进行了持续的维护。因此，可以认定“太行牌”商标在诉争商标申请注册日前一直持续使用并有一定影响，具有一定知名度。

    第三，不正当手段的认定。关于不正当手段的认定通常按照申请人的主观状态进行判断。一般情况下，商标申请人明知他人在先使用并有一定影响的商标而申请注册，即可推定其具有利用他人商标商誉获利的意图。关于申请人的主观状态可以从诉争商标申请人与在先使用者的关系、申请人的主观意图等方面进行综合考虑。

    该案中，诉争商标申请人李跃进曾为原告天泽太行公司的前身太行印刷机械公司工作长达10年，在其工作期间“太行及图”商标已作为原告天泽太行公司的注册商标使用多年，可见，尽管在先商标“太行牌”商标专用期限届满未续展已被注销，但是李跃进对原告一直在持续使用“太行牌”商标是明知的。同时，李跃进曾因为使用“太行”字号被在先生效判决认定构成不正当竞争，综合这些因素可以认定李跃进申请注册诉争商标具有抢注他人商标的主观恶意。